智信禾原创 | 从无效案例浅谈商业方法相关专利的审查意见答复

摘要
本文以发明专利201580000024.x的无效宣告请求审查决定(第44977号)为例,分析商业方法相关专利的审查意见答复。第44977号决定中包括两个案件,本文仅以案件4W106886为例进行说明。

涉案专利
涉案专利申请号:201580000024.x
发明名称:一种移动电源的租借方法、系统及租借终端
申请日:2015-02-17
授权公告日:2017-03-15
专利权人:深圳来电科技有限公司、北京博合智慧科技有限公司
无效宣告请求人:挚享科技(上海)有限公司
审查决定:维持201580000024.X号发明专利权全部有效
决定要点:如果将商业规则应用于不同于现有技术的应用场景中,所述商业规则与所述应用场景中的处理过程相互支持、相互作用,使得该处理过程中的信号走向、信息控制方式发生较大变化,进而导致该处理过后才能产生了较大的差异,且这种应用能够获得不同于现有技术的有益效果,则该应用具有创造性。

案例简述
本文仅以涉案专利的权利要求1相对于对比文件1-2(CN103646470A)、对比文件1-3(CN103593919A)及公知常识的结合不具备创造性为例进行说明。

请求人认为
权利要求1相对于对比文件1-2、对比文件1-3及公知常识的结合,不具备专利法第22条第3款规定的创造性。

合议组认为
涉案专利权利要求1的技术方案与对比文件1-2公开内容的本质差别在于,涉案专利权利要求1中的租借方法是在移动终端、云端服务器、移动电源租借终端三方之间实现的移动电源的租借,具体包括在租借过程中的第一、第二、第三借入移动电源的指令在三方之间进行的发送与接收、还包括如何通过身份识别号码识别移动电源、移动电源租借终端的身份、以及根据上述数据信息进行移动电源租借的具体过程。
对比文件1-3公开了通过手机、服务器、锁车车墩的三方架构实现自行车的快速租赁的方案。尽管,对比文件1-3的技术架构与涉案专利权利要求1中的技术架构类似,但二者的应用场景差异较大,对比文件1-3租赁的是自行车,且自行车租赁过程是租赁人在能够观察到被租物品的情况下完成被观察的自行车的租用,与涉案专利权利要求1中的移动电源租借不同,涉案专利租借的是移动电源,且用户租用的移动电源是在云端服务器的控制下包括核对移动电源的相应状态信息后得到的,也就是说之前用户并不知晓所借电源的情况,完全由权利要求1中的移动终端、移动电源租借终端、云端服务器组成的技术架构进行判断、选择和提供,二者的处理过程存在较大的差异。
因此,在对比文件1-2公开的电源租借、对比文件1-3公开的自行车租赁管理方法和系统的基础上,本领域技术人员不经过创造性劳动无法通过移动终端、云端服务器、移动电源租借终端三方架构实现适当的移动电源的租借,同时,也没有证据证明上述区别技术特征属于本领域的公知常识,而且上述区别技术特征使得所述技术方案取得了移动电源的方便租借的有益技术效果。因此,涉案专利权利要求1相对于对比文件1-2、对比文件1-3与公知常识的结合具有突出的实质性特点和显著的进步,符合专利法第22条第3款有关创造性的规定。

总结
本案例中,对比文件1-3和涉案专利均采用了租赁相关的商业规则,实现租赁相关的方案,但涉案专利和对比文件1-3的具体应用场景是不同的,该应用场景的不同导致了处理过程的不同,处理过程的不同导致涉案专利能够达到使用单纯的商业规则无法达到的技术效果,解决使用单纯的商业规则无法解决的技术问题。即涉案专利将商业规则与应用场景的处理过程融合起来,二者相辅相成,解决了应用场景中的技术问题,并达到了相应的技术效果。

综上,代理人在遇到商业方法相关专利的审查意见时,可以按照下述思路进行答复:
若审查员将商业规则与应用场景剥离开来进行评述,认为本申请与现有技术采用了相同的商业规则,其区别仅在于应用场景不同,且该应用场景是很容易想到的,则代理人可以判断,该商业规则是否较常应用于该应用场景下、本申请在该应用场景中的处理过程是否与现有技术相同、本申请的技术方案是否解决了现有技术无法解决的技术问题、达到了现有技术无法达到的技术效果,若是,则可以从商业规则与应用场景的结合方面进行答复,主要论述商业规则和应用场景是密不可分的,本申请通过二者的融合解决了应用场景中的技术问题,达到了有益的技术下过,且该技术问题无法通过单独的商业规则解决,必须是商业规则和应用场景的相互支持相互作用才能解决,因此,审查员不能将二者强行剥离开来进行评述。
若审查员没有将商业规则和应用场景剥离开来进行评述,依然可以按照上述方式,判断本申请将商业规则和应用场景结合起来使用,是否解决了现有技术无法解决的技术问题,并达到了一定的技术效果。
总之,在答复商业规则相关专利的审查意见时,必须仅仅抓住商业规则和应用场景相互融合使用这一点,从整体上对方案解决的技术问题和达到的效果进行论述。
另外,上述案例也为申请文件的撰写提供了一定的参考,即代理人在撰写商业方法相关的专利时,一定要写应用场景相关的实施例或权利要求,以便在后续答复审查意见时,能够将应用场景添加至权利要求1中进行创造性的论述。

【参考文献】
[1]国家知识产权局.【十大案件】评析“一种移动电源的租借方法、系统及租借终端”发明专利权无效宣告请求案新业态新方法推动审查理念创新.2021-07-01

智信禾原创 | 从复审案例浅谈“如何准确确定发明实际解决的技术问题"

本文以发明专利200910175855.7的复审决定(第109833号)为例,浅谈在创造性答复过程中如何准确确定发明实际解决的技术问题。

涉案专利申请号:200910175855.7
发明名称:通过在解锁图像上执行姿态来解锁设备
申请日:2006-11-30
优先权日:2005-12-23
复审请求人:苹果公司
审查决定:撤销国家知识产权局于2013年04月09日对本申请作出的驳回决定。由国家知识产权局实质审查部门在本复审请求审查决定所针对文本的基础上对本申请继续进行审查。
决定要点:在创造性的判断过程中,当权利要求与最接近的现有技术相比,形式上存在多个区别特征时,需要在准确把握发明构思的基础上,考虑这些区别特征之间的关系,并根据它们之间的关系客观地确定该些区别特征实质上应当整体看待还是相对独立,由此确定发明实际解决的技术问题。并且,在确定发明实际解决的技术问题时,应当根据该些区别特征在发明中所达到的客观技术效果进行确定,而不应带有本发明为解决该技术问题而提出的技术解决手段的指引。在此基础上,如果该些区别特征既未被其他对比文件公开,也不属于本领域的公知常识,且包含该些区别特征的技术方案能带来有益的技术效果,则该项权利要求具备创造性。

决定的理由:
权利要求1请求保护的技术方案与对比文件1所公开的内容相比,存在两个区别特征。在这种情况下,应当准确把握发明构思,考虑两个区别特征之间的关系,再根据两个区别特征确定发明实际解决的技术问题。
本申请的发明构思是,在触敏显示器上移动仅有的一个解锁图像,将该解锁图像从第一预定位置拖动到预定解锁区域时解锁电子设备,在未拖动到预定解锁区域时保持锁定并将解锁图像返回到第一预定位置,从而在提高解锁过程的便捷性的同时降低了误解锁的风险。根据上述对本申请发明构思的分析可知,区别特征(1)和(2)在技术上具有内在关联,二者互相关联、共同解决提高手持电子设备上解锁的便捷性,并避免误解锁的问题,应当将二者作为一个整体看待。在此基础上,由区别特征(1)和(2)可以确定本申请权利要求1的方案实际解决的技术问题是如何提高手持电子设备解锁的便捷性并避免误解锁。
在上述分析的基础上,对比文件1本质是一种利用拖动图标序列组成的密码解除某个功能的限定的密码方案,无法解决上述如何提高手持电子设备解锁的便捷性并避免误解锁的问题。对比文件2仅仅是利用拖动实现图标内容的互换,与设备的解锁无关,因此无法给出解决提高手持电子设备解锁的便捷性并避免误解锁这一技术问题的启示。
综上,权利要求1具备专利法第22条第3款规定的创造性。

总结
上述案例充分说明了,在权利要求与对比文件相比存在多个区别特征的情况下,需要准确理解发明构思,从发明构思的角度判断多个区别特征是相互关联还是相互独立,从而确定需要将该多个区别特征整体看待还是独立看待,进而基于该多个区别特征确定发明实际解决的技术问题,如此才能准确地确定发明实际解决的技术问题。

综上,代理人在答复审查意见时,若遇到本申请的权利要求和对比文件相比存在多个区别特征的情况,首先可以根据本申请描述的背景技术、背景技术的缺陷、本申请为克服该缺陷采用的技术手段、以及采用该技术手段达到的技术效果确定本申请的发明构思,然后基于发明构思确定该多个区别特征之间是否存在技术联系,即本申请达到的技术效果是否必须要求该多个区别特征之间相互支持相互作用才能达到,再基于多个区别特征之间的联系,将该多个区别特征看做一个整体,确定该整体的特征实际达到的技术效果,进而确定本申请实际解决的技术问题。将确定的本申请实际解决的技术问题与审查意见中确定的实际解决的技术问题进行比较,若不同,一般情况下可能是,审查员确定的发明实际解决的技术问题过于上位,或者审查员忽略了多个区别特征之间的技术联系,导致确定的发明实际解决的技术问题过于下位,但无论是过于下位还是过于上位,确定的发明实际解决的技术问题不准确都会影响后续对区别特征的评述,可能导致后续评述是错误的。因此,代理人可以从确定的发明实际解决的技术问题入手,对审查员后续关于区别特征的评述进行分析以及答复。

【参考文献】
[1]国家知识产权局.准确把握发明构思,确定发明实际解决的技术问题——评析“通过在解锁图像上执行姿态来解锁设备”发明专利申请复审案.2017-12-26

办公家具行业首例高额赔偿案
—圣奥诉迪欧家具外观设计专利侵权案
【案情简介】
原告圣奥家具制造有限公司在办公家具领域具有极高的知名度。圣奥公司于2016年申请并获准授权了第201630529810.6号,名称为“接待台”的外观设计专利(以下称涉案专利)。迪欧家具公司在未经圣奥公司允许的情况下,销售与涉案专利近似度极高的接待台产品,该产品落入了圣奥公司外观设计专利权的保护范围,且侵权规模及销售额巨大。圣奥公司委托智信禾诉讼团队调查取证后,将迪欧家具公司及其经销商起诉至北京知识产权法院,请求法院判令:停止侵权;赔偿经济损失280万元及合理支出5万元。

【裁判要旨】
圣奥公司所提交证据,证明了其系涉案专利的专利权人,且涉案专利现处于有效状态,故圣奥公司的专利权应受法律保护。迪欧家具公司在未经圣奥公司许可的情况下,以生产经营为目的擅自制造、许诺销售、销售了被诉侵权产品,构成侵权。北京远明国景伟业公司主观上具有侵权的意思联络,客观上共同实施销售被诉侵权产品的行为,构成共同侵权,但由于北京远明国景伟业公司并非迪欧家具公司的唯一经销商,对于迪欧家具公司销售被诉侵权产品的其他销售渠道与销售情况北京远明国景伟业公司不知晓亦无实施,故北京远明国景伟业公司仅对通过其店铺销售被诉侵权产品的行为与迪欧家具公司构成共同侵权,承担连带责任。

圣奥公司提交了迪欧家具公司销售被诉侵权产品的销售单价、月销售量、销售时间、同行业平均利润率及利润计算方法等证据。迪欧家具公司在法院要求下,未提交相关会计账簿及销售合同。法院对于圣奥公司主张280万元的赔偿数额全部支持。

综上,法院支持了圣奥公司全部诉讼请求,迪欧家具公司承担280万元赔偿额,销售商在50万元限度内承担连带赔偿责任。
【律师点评】
本案侵权事实较为明显,侵权产品与涉案专利相似度极高,被告在答辩时亦仅以涉案专利授权前就已有该类型的设计为由进行抗辩。因此本案的难点在于如何查明侵权产品的销售规模,并基于销售数据来计算侵权方的赔偿数额。
在代理案件过程中,我们通过抓核心要素的方式确定认定赔偿数额所需要的数据,即只要确定销售金额和利润率就能计算出侵权获利情况。销售金额部分,我们通过侵权方销售人员的陈述掌握初步证据,并进一步前往侵权方的工厂,与其管理人员确认侵权产品具体销售时间和销售数量,进而计算出侵权产品上市以来的销售数额。利润率部分,原被告双方均在同一个行业协会内,我们以行业协会对外公开公布的利润率作计算依据,最终计算出被告的侵权获利情况。本案是办公家具行业赔偿额最高的一件专利侵权案件,开创了家具行业外观设计专利高额赔偿额先河。

抄袭现象一直是各行业难以治愈的顽疾,而家具行业作为传统产业,进入门槛低,创新能力弱,从业人员知识产权亦是淡薄、模仿抄袭现象更是极为突出。原创品牌投入大量人力、物力研发的新产品,往往在上市不久就会有模仿的产品出现,而这些抄袭产品因不需要分摊研发费用,往往价格更低,削弱了原创产品的竞争力。

很多被抄袭的原创品牌大多出于维权成本的考量,对侵权行为不予处置,一定程度上变相地纵容了抄袭企业的做法。即使有少数企业拿起法律的武器,主动维权,但却存在取证难,投入大,周期长,赔偿低等问题,导致企业维权的积极性不高。

本案280万的赔偿数额,是法院对于积极举证,且主动维权的原创企业的有力肯定,也是对侵权企业的有力打击,本案判决的作出相信会对整个家具行业捍卫知识产权起到深远的影响,并对同类型案件提供了指导意义。


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